Доказване на придобита отличителност на марка в резултат на използване

I. Въведение

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно доказването на придобита отличителност на марка в резултат на употреба.

Съгласно чл. 11, ал.1, т. 2, 3 и 4 от Закона за марките и географските означения и чл.7, параграф 1, букви б, в и г от Регламент 1001/2017, не се регистрира:

– марка, която няма отличителен характер;

– марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на заявените стоки или услуги;

– марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите.

В случай че при извършването на експертиза по абсолютни основания за отказ от експертите в Патентното ведомство на Република България, когато е подадена заявка за регистрация на национална марка или в Службата на ЕС за интелектуална собственост при марка на Европейския съюз, се установи недопустимост на регистрацията на марката по отношение на всички или на част от стоките и/или услугите, на заявителя се изпраща уведомление за отказ на регистрацията. В уведомлението се посочват всички основания и мотиви за отказа и на заявителя се предоставя срок за подаване на възражение.

Когато е постановен отказ на посочените по-горе основания залегнали в разпоредбите на  чл. 11, ал.1, т. 2, 3 и 4 от Закона за марките и географските означения и чл.7, параграф 1, букви б, в и г от Регламент 1001/2017, отказът може да бъде преодолян и марката да бъде регистрирана, въпреки че не отговаря на изискванията на цитираните разпоредби, ако се докаже, че в резултат на използването ѝ марката е придобила отличителен характер за стоките или услугите, за които се иска регистрация преди датата на заявяване. Това е залегнало в разпоредбите на чл.11,ал.2 от Закона за марките и географските означения и чл.7, параграф 3 от  Регламент 1001/2017.

Чл.11,ал.2 от Закона за марките и географските означения и чл.7, параграф 3 от  Регламент 1001/2017 са по-скоро изключение от правилата залегнали в  чл. 11, ал.1, т. 2, 3 и 4 от Закона за марките и географските означения и чл.7, параграф 1, букви б, в и г от Регламент 1001/2017.

II. Доказване на придобит отличителен характер на марка в резултат на използване

1. Какъв е ефектът от доказване на придобит отличителен характер на марка в резултат на използване?

В случай че се докаже придобит отличителен характер в резултат на използване, това означава, че макар марката да не притежава присъщ отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които е заявена за регистрация, поради използването на марката на пазара, една значителна част от релевантните потребители възприемат марката като идентификация за произход от конкретно лице по отношение на съответните стоки/услуги. Марка, която е регистрирана, тъй като е бил доказн придобит отличителен характер в резултат на използване се ползва със същата закрила като всяка друга марка, която при извършената експертиза е счетена за подходяща за регистрация.

2. Стоки и услуги

Придобит отличителен характер следва да се доказва за всяка от стоките и услугите, за които марката е заявена за регистрация. В случай че придобит отличителен характер вследствие на използване бъде доказан само са някои от стоките и/или услугите в заявката, то отказът на абсолютни основания ще бъде преодолян само по отношение на стоките и/или услугите, за които е доказана придобита отличителност, а по отношение на останалите стоки/услуги в заявката регистрацията на марката ще бъде отказана.

3. Доказване на придобит отличителен характер на търговска марка

Доказателствата за придобития отличителен характер следва да бъдат разгледани и анализирани в цялост, като от оснобено значение е пазарният дял на марката, а също така и продължителността, честотата и интензивността на използване на знака.   Доказателствата следва да покажат, че значителна част от релевантните потребители могат да отличат стоките или услугите като произхождащи от конкретното лице, което е заявило марката за регистрация. Важно е да отбележа, доказателства от държави извън България, когато се доказва придобита отличителност за национална марка и респективно доказателства извън ЕС, когато се доказва придобита отличителност по отношение на марка на ЕС пред Службата на ЕС за интелектуална са ирелевантни и няма да бъдат взети предвид, освен ако от въпросните доказателства може да бъдат извлчени изводи за използването на марката на територията на Република Българсия, респективно в ЕС.

При доказване на отличителен характер вследствие на използване доказателствата следва да доказват, че отличителният характер е придобит чрез използване преди датата на подаване на заявката за регистрация на съответната марка. Това, разбира се, не означава, че не могат да бъдат предоставени и взети предвид доказателства, които да са след датата на подаване, но позволяват да бъдат извлечени изводи за положението, каквото е било на съответната дата на подаване. Затова такива доказателства също следва да бъдат оценени и да бъде определена тежестта им.

4. Стандарт на доказване

Доказателствата следва да бъдат ясни и убедителни и да показват по категоричен начин, че марката е използвана като знак за произход и, че значителна част от потребителите възприемат марката като начин за идентифициране на конкретни стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие.

5. Продължителност на използването

От предоставените доказателства трябва да става ясно кога е започнало използването на марката. Доказателствата следва да доказват, че използването на марката е било непрекъснато или ако има прекъсване, то следва да бъдат посочени причините за прекъсването на използването. Колкото по-продължително е използването на марката, толкова по-голяма вероятност има претенцията за придобиване на отличителен характер вследствие на използване да бъде уважена, тъй като релевантните потребители за продължителен период от време са били поставени в ситуация на масово използване на марката и е по-голяма вероятността марката да се е свързвала само с едно конкретно лице – заявителят.

6. Оценка на доказателствата

При доказване на придобит отличителен характер в резултат на използване са от значение и следва да бъдат доказани следните обстоятелства, а именно:

  • пазарен дял на марката по отношение на съответните стоки или услуги;
  • степен, географски обхват и продължителност на използване на марката;
  • размер на инвестициите, направени от предприятието за популяризиране на марката за съответните стоки или услуги;
  • частта от съответните потребители, които благодарение на марката разпознават стоките или услугите като произхождащи от определено предприятие.

Основните доказателства, които могат да помогнат да бъдат доказани посочените по-горе обстоятелства са следните:

  • фактури;
  • брошури за продажби;
  • каталози;
  • ценови листи;
  • годишни доклади;
  • данни за оборота;
  • рекламни инвестиционни данни и отчети;
  • реклами (всякакъв вид реклама), заедно с доказателства за техния интензитет и обхват;
  • пазарни проучвания;
  • клиентски проучвания;
  • клетвени декларации.

Декларации и/или изявления на професионални сдружения, потребителски  организации, конкуренти и сертифициращи и наградни организации: Тези доказателства са едни от най-важните и имат най-голяма тежест при доказване на придобит отличителен характер в резултат на използване на марката. В тези документи заявената марка следва да бъде точно посочена.

Проучвания на общественото мнение: В случай че бъдат извършени неутрално и правилно проучванията на общественото мнение относно степента на признаване на марката от съответните потребители също се считат за едно от най-важните доказателства за доказване на придобита отличителност. Това е така, защото по този начин се доказва как марката се възприема от потребителите. За да бъде едно проучване неутрално и правилно, следва да се избягват насочващи въпроси, да се избягва интервюирането на непредставителни извадки от кръга потребители, както и ненужно редактиране на отговорите, тъй като доказателствената стойност на  проучването може да бъде подкопана.

Фактури, годишни доклади, разходи за реклама, списания и каталози: Наред с декларациите на професионални сдружеия, пазарните проучвания и проучванията на общественото мнение, фактурите, разходите за реклама, списанията и каталозите са другата категория доказателства, които са важни при доказване на придобита отличителност. Чрез фактурите се доказва реализираният оборот и оттам пазарният дял, който марката заема по отношение на заявените стоки и/или услуги. Инвестициите вложени в реклама също имат значение, тъй като по този начин се извършва популяризиране на марката. Конкретните стойности на реализирания оборот и/или сумата вложена в реклама следва да бъдат посочени поотделно и по години, както и връзката им със съответната марка и стоките и/или услугите.

Декларации, клетвени декларации и писмени показания: Декларации, клетвени декларации и писмени показания също се считат за валидни доказателствени средства.

Документи от доставчици или дистрибутори: Тези доказателства получават по-малко тежест, тъй като се счита, че тези доказателства изхождат от доставчици и дистрибутори не представят независима гледна точка.

Уведомления за преустановяване на нарушения: Уведомленията (писмата) за преустановяваане на нарушения срещу конкуренти за използването на марката също се считат за валидно доказателство.

7. Определяне на доказателствената стойност на предоставените доказателства

В заключение, важно е да бъде отбелязано, че за да бъде определена  доказателствената стойност на даден документ, е необходимо да се вземе предвид неговата достоверност, както и лицето, което е издало въпросния документ,  обстоятелствата, при които е изготвен, а също така и дали документът изглежда достоверен. Освен това, за доказването на придобита отличителност на търговска марка вследствие на използване, не е достатъчно предоставянето само на един вид доказателство, тъй като в по-голямата част от случаите, само един вид доказателство, без допълнителна информация не е достатъчно за направата на конкретни заключения за използването на дадена търговса марка. Затова е необходимо да бъдат предоставени колкото се може повече различни доказателства, като те трябва  безспорно да показват кога е започнало използването, както и конкретния(-ите) период(-и) на използване, за да може да бъде установено дали марката е придобила отличителен характер преди датата на подаване на заявката за регистрация за стоките и/или услугите в заявката.

Разбира се, не всеки опит да се докаже, че отказаната марка е придобила отличителност в резултат на използване е успешен. Много често опитите да бъде доказано, че отказаната марка е придобила отличителност в резултат на използване не са успешни и експертите отново отказват регистрацията на марката. Причините за това най-често са липса на достатъчно доказателства, както и краткотрайно използване на отказаната марка. Затова е препоръчително да потърсите съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в доказването на придобита отличителност на марка в резултат на използване, тъй като специалистът ще може да направи обективна оценка на наличните доказателства и на база на опита си, ще може да прецени дали опитът да се доказва придобита отличителност би бил успешен. При извършването на консултацията:

  • експертът ще направи анализ на стоките и услугите, за които марката е заявена за регистрация и стоките и услугите, за които марката е била използвана и при необходимост ще ви предложи да бъде извършено органичение на стоките и услугите в заявката с цел успешното доказване на придобита отличителност.
  • експертът ще ви предостави списък с видове доказателства, които са от значение за доказването на придобита отличителност и ще изиска да посочите с какви доказателства от списъка разполагате, за да може да прецени дали с наличните доказателства опитът за доказване на придобита отличителност на марката в резултат на използване би бил успешен.
  • експертът ще изиска от вас да посочите от колко време използвате отказаната марка, за да може да прецени дали продължителността на използване е достатъчна, за да бъде успешно доказана придобита отличителност на марката в резултат на използване.

Поради изброените по-горе особености, преди да се пристъпи към доказването на придобита отличителност на марка в резултат на използване е препоръчително да потърсите съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в доказването на придобита отличителност на марка в резултат на използване, тъй като специалистът ще може да направи обективна оценка на наличните доказателства и на база на опита си ще може да прецени дали опитът да се доказва придобита отличителност би бил успешен. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при анализ на фактите и ще ви консултира дали опитът за доказване на придобита отличителност на марка в резултат на използване би бил успешен. Разбира се, можете да разчитате на нас и при изготвянето на отговор на уведомлението за отказ в предоставения срок, в който отговор ще бъде направен опит да се докаже придобита отличителност на отказаната марка в резултат на употреба. Адвокат Красимира Кадиева няколко пъти е преодолявала откази на марки като е доказвала, че отказаната марка е придобита отличителност в резултат на използване. Разбира се, важно е да отбележим, че процесът по доказването на придобита отличителност на търговска марка в резултат на използване е двустранен процес, при който е необходимо и съдействието на клиента чрез предоставяне на необходимата информация и всички релевантни доказателства, които да бъдат предоставени в производството.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация относно доказване на придобита отличителност на марка в резултат на използване. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.