Отказ на регистрация на търговска марка на абсолютни основания

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно отказа на регистрация на марка на абсолютни основания и каква е процедурата по защита срещу постановен отказ на абсолютни основания.

На първо място е важно да бъде отбелязано, че след като бъде подадена заявка за регистрация на марка се извършва формална експертиза при която експертиза се проверява дали заявката за регистрация на марка съдържа искането за регистрация, името и адреса на заявителя, изображение на марката и списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрация както и дали са заплатени държавните такси. След като подадената заявка за регистрация на марка премине успешно формалната експертиза, в тримесечен срок се извършва т. нар. експертиза по същество. При експертизата по същество се прави проверка дали марката попада в приложното поле на чл. 11 от Закона за марките и географските означения, в която разпоредба са уредени абсолютните основания за отказ на регистрация на марка. Абсолютните основания за отказ на регистрация на марка няма да бъдат разгледани в настоящата статия, тъй като са подробно анализирани в отделна публикация „Абсолютни основания за отказ на регистрация на търговска марка“.

Проучването на заявената марка по чл.11 от Закона за марките и географските означения се извършва в следните бази данни и информационни източници, но не само: базата данни на Международното бюро за гербове, знамена или други символи на държави-членки на Парижката конвенция, както и за гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция; списък и каталог на Министерството на културата на исторически и културни паметници на Република България; списъци на Световната здравна организация на препоръчаните свободни наименования на фармацевтични субстанции; базите данни за марки на Патентното ведомство; базите данни на Патентното ведомство, съдържащи заявените и регистрираните сортове растения и породи животни; базите данни за заявените и регистрираните по национален ред географски означения, за регистрираните по реда на Лисабонската спогодба наименования за произход, на заявените и регистрираните наименования за произход и географски указания за земеделски продукти и храни, вина и спиртни напитки съгласно регламентите на Европейския съюз, както и съгласно двустранни договори между Европейския съюз и трети страни; речници, енциклопедии и други източници на информация, включително достъпни в интернет.

Когато след анализа на резултатите от проучването по чл.11 от ЗМГО се установи недопустимост на регистрацията по отношение на всички или на част от стоките и/или услугите, на заявителя се изпраща уведомление за отказ на регистрацията. В уведомлението се посочват всички основания и мотиви за отказа и на заявителя се предоставя тримесечен срок за възражение. Тук е мястото да обърна внимание на факта, че за да бъде избегнато постановяване на отказ на регистрацията на марката на абсолютни основания е препоръчително още преди да се пристъпи към подаване на заявка за регистрация, да се допитате до специалист занимаващ се с регистрации на марки, за да бъде извършена предварителна оценка на риска от отказ на абсолютни основания, както и да ви бъде даден съвет как и какво е добре да бъде променено в марката, така че тя да премине успешно експертизата по същество. Такъв съвет би могъл да бъде например да се засили някой елемент от самата марка, за да може последният да се окаже отличителен и доминиращ в състава на марката.

В кои случаи отказът може да бъде преодолян?

След получаване на уведомлението за отказ на регистрацията на марката на абсолютни основания, заявителят разполага с три месеца за отговор (възражение) срещу постановения отказ. Срокът за отговор може да бъде продължен с три месеца еднократно.

В определени случаи отказът може да бъде преодолян. Разбира се, важно е да отбележа, че в някои случаи отказите са непреодолими. Това зависи най-вече от основанието на което е постановен отказ: дали марката е описателна, дали съдържа гербове, знамена, дали противоречи на обществения ред или на добрите нрави. Например, ако една марка е отказана, защото попада в приложното поле на чл.11, ал.1, т.6 от ЗМГО, тъй като противоречи на обществения ред или на добрите нрави, то този отказ е изключително трудно да бъде преодолян.

Все пак има случаи в които отказът може да бъде преодолян. Отказът на абсолютни основания може да бъде преодолян в следните случаи:

– когато възражението предоставено от заявителя в тримесечния срок е основателно;

– когато са предоставени доказателства за придобита отличителност на марката в резултат на употреба по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Тук е важно да бъде направено едно уточнение: отказът на заявка за регистрация на марка ще бъде преодолян в случай, че притежателят на марката докаже, че марката е придобила отличителност в резултат на употреба само ако марката е отказана на основание чл.11, ал.1, т.2,3 и 4 от ЗМГО. Придобитата отличителност на марката в резултат на употреба по отношение на стоките или услугите, за които е заявена ще бъде разгледана подробно в отделна публикация.

– когато е предоставено съгласие от компетентен орган. Тук също е важно да бъде уточнено, че отказът на заявка за регистрация на марка ще бъде преодолян в случай, че притежателят на марката предостави съгласие от съответния компетентен орган само ако марката е отказана на основание чл.11, ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 от ЗМГО.

– когато заявителят се откаже от изключителното право върху елемент съгласно чл. 37, ал. 3 ЗМГО. Това е в случаите когато марката съдържа елемент, който няма отличителни белези, и когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на закрила на марката. За да бъде преодолян отказът заявителят следва да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент.

– когато заявителят ограничи списъка на стоките и/или услугите в заявката.

В кои случаи ще бъде взето решение за пълен или частичен отказ на регистрация на марката?

Ще бъде взето решение за пълен или частичен отказ на регистрация на марката когато в резултат на извършената експертиза по същество е установена недопустимост на регистрацията и в предоставения срок от три месеца заявителят:

– не отговори;

– възрази неоснователно;

– не представи доказателства за придобита отличителност съгласно чл. 11, ал. 2 ЗМГО;

– не представи съгласие от компетентен орган съгласно чл. 11, ал. 3 ЗМГО;

– не се откаже от изключителното право върху елемент съгласно чл. 37, ал. 3 ЗМГО;

– не ограничи списъка на стоките и/или услугите.

При частичен отказ заявителят може в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу решението да подаде молба за разделяне на заявката. Решение за пълен или частичен отказ се взема от държавния експерт, който извършва експертизата по същество не по-късно от един месец от изтичането на тримесечния срок за възражение.

Обжалване на решението за пълен или частичен отказ на регистрация на марка

Срещу решението за пълен или частичен отказ на регистрация на марка може да бъде подадена жалба в тримесечен срок от съобщаване на решението. Жалбата срещу решението за пълен или частичен отказ се разглежда от отдела по спорове в Патентното ведомство на Република България. Когато жалбата е основателна, решението се отменя и се постановява решение за връщане на заявката за повторно разглеждане, за регистрация на марката или за възобновяване на производството. Когато се отмени решение за отказ при повторното разглеждане на заявката, се взема решение по същество. Когато жалбата е неоснователна се постановява решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията. Решението на отдел спорове за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията може да бъде обжалвано пред Административния съд – град София в тримесечен срок от съобщаването.

Поради изброените по-горе особености при изготвяне и подаване на отговор (възражение) срещу постановен отказ на абсолютните основания за отказ е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето и входирането на отговор (възражение) срещу постановен отказ на абсолютни основания чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи, както когато сте заявили за регистрация национална марка в Патентното ведомство на Република България, а също така и марка на Европейския съюз в Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата относно отказа на регистрация на марка на абсолютни основания и каква е процедурата по защита срещу постановен отказ на абсолютни основания. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.