Опозиция срещу заявка за регистрация на марка

Последна промяна: 07.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече марки се заявяват за регистрация с всеки изминал ден. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти.

След извършените изменения през март 2011 година на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), се въведе процедура по опозиция на търговска марка, т. нар. опозиционна система. При тази система, експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за наличието на по-ранни марки, а извършват експертиза по същество на заявки само на абсолютните основания за отказ. В случай, че марката не попада в приложното поле на чл. 11 от ЗМГО, то заявката се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Поради това, най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара, е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Затова, е необходимо да бъде извършвано т.нар. „наблюдение на марка“ (или „мониторинг на марка“), за да може да бъде организирано подаването на опозиция навреме ако има опити да се регистрира идентична или сходна марка.

Поради това, целта на настоящата публикация е да предостави повече информация относно опозицията срещу заявка за регистрация на национална марка подадена в Патентното ведомство на Република България.

1. Кой има законово право да подаде опозиция срещу регистрация на марка?

Опозиция може да бъде подадена от:

  • притежателя на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3 от ЗМГО, от съпритежател без съгласието на другите съпритежатели или от лицензополучателя на изключителна лицензия на по-ранната марка;
  • действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, когато за нея е подадена заявка за регистрация и са платени таксите по чл. 42, ал. 6;
  • действителния притежател на марката когато заявителят е действал недобросъветсно и това е установено с влязло в сила съдебно решение;
  • притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие;
  • търговеца, който твърди, че марката се състои от или съдържа неговата фирма;
  • лицето, което съгласно съответното законодателство може да упражни правото да забрани използването на марка на основание на по-ранно регистрирано географско означение.

Опозицията може да бъде подадена и от упълномощен от посочените по-горе лица представител по индустриална собственост или от патентен специалист.

2. Кога може да бъде подадена опозиция срещу заявка за регистрация на марка?

В тримесечен срок от публикацията на заявката за регистрация на национална марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, който за международните регистрации на марки започва два месеца след публикацията по чл. 49, ал. 3.

3. Как може да бъде подадаена опозицията?

Опозицията се подава в Патентното ведомство по един от следните начини, а именно: директно, по пощата, по факс, чрез комуникационно средство предаващо електронно копие или по електронен път чрез електронния портал на Патентното ведомство. В случай, че опозицията е подадена по факс или чрез комуникационно средство, предаващо електронно копие, оригиналът на опозицията трябва да се получи в Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на факса или електронното копие. Когато оригиналът не бъде получен в посочения срок, опозицията се счита за неподадена, за което лицето, което я е подало се уведомява.

4. Какво трябва да съдържа една опозиция, за да бъде допустима?

Опозицията трябва да съдържа:

  1. данни за опонента;
  2. информация за наличие на правен интерес;
  3.  входящ номер, наименование на марката и стоките или услугите, срещу които е насочена;
  4. основание и мотиви.
Опозицията трябва да:
1. се основава на едно или повече по-ранни права, при условие че те принадлежат на едно и също лице;
2. се основава на част или на всички стоки или услуги, за които по-ранното право се отнася;
3. бъде насочена срещу част или срещу всички стоки или услуги на оспорената марка.

Важно е да бъде отбелязано, че опозицията трябва да бъде подадена на български език в два идентични екземпляра, освен когато е подадена по електронен път с квалифициран електронен подпис, и да бъде придружена с всички доказателства за твърдените факти и обстоятелства, когато е необходимо. Към опозицията следва да бъде приложен документ за платена държавна такса и пълномощно, когато е необходимо, както и съдебно удостоверение за образувано производство или влязло в сила съдебно решение, когато опозицията е по чл. 12, ал. 5 от ЗМГО.

5. Етапи на производството по опозиция

В тридневен срок от постъпване на опозицията заявителят и опонентът се се уведомяват за нейното получаване. В седемдневен срок след изтичането на тримесечния срок за подаване на опозиция се извършва проверка за допустимост на опозицията. В случай че опозицията е недопустима, се взема решение за необразуване на производство. Когато опозицията е допустима, в седемдневен срок се извършва проверка за формална редовност на опозицията. В случай, че бъдат констатирани недостатъци на опонента се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако недостатъците не бъдат отстранени в срока се взема решение за прекратяване на производството. В седемдневен срок от приключване на проверката за допустимост и формална редовност на опозицията заявителят на марката и опонентът биват уведомени за образуваното производство по подадената опозиция, като на заявителя на марката се изпраща един екземпляр от нея заедно с доказателствата. С изпратеното уведомление на страните се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращането на уведомленията. Този срок може да бъде удължаван еднократно с три месеца по писмено искане подписано от страните, подадено преди изтичането на съответния тримесечен срок. Когато страните депозират споразумение в срок, се постановява решение за прекратяване на производството по опозицията, което се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му. При депозирано споразумение половината от платената държавна такса за опозиция се връща на лицето, което я е подало, при поискване. В случай че не бъде постигнато споразумение между страните, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Когато в предоставения срок заявителят не представи отговор, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства. Когато заявителят отговори, отговорът се изпраща на опонента, като му се предоставя едномесечен срок за становище. Становището на опонента се изпраща на заявителя за отговор само ако в него се съдържат нови факти и обстоятелства, както и нови доказателства.

Тук е мястото да бъдат направени няколко много важни уточнения, а именно:

– Новият Закон за марките и географските означения предвижда възможност заявката при подадена опозиция да бъде разделена, която възможност не беше уредена в отменения Закон за марките и географските означения. В новия ЗМГО е предвидено, че когато е подадена опозицията срещу част от стоките или услугите на заявката за регистрация на марка, в периода след изтичането на срока по чл. 52, ал. 1 и преди изтичането на срока по чл. 57, ал. 6 заявителят може да поиска разделяне на заявката. Предмет на отделно обособената заявка могат да бъдат само неоспорваните в опозицията стоки и услуги, включени в първоначалната заявка.

– Заявителят може да ограничи списъка на стоките и/или услугите или да оттегли заявката в отговор на опозицията. В случай че е извършено ограничение на стоките и/или услугите на опонента се изпраща уведомление за извършеното ограничение, като му се предоставя едномесечен срок за становище, в който да посочи дали поддържа или оттегля опозицията. Когато в предоставения срок опонентът оттегли опозицията, съставът постановява решение за прекратяване на производството, което се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му. Когато заявителят оттегли заявката съставът постановява решение за прекратяване на опозицията, което се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му.

– В отговор на опозицията и при изпълнение на изискванията на чл. 58, ал.1 от Закона за марките и географските означения, заявителят има право да поиска опонентът да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка. Срокът предоставен на опонента за представяне на доказателства за реално използване на марката или за основателни причини за неизползването й е два месеца. Доказателствата се изпращат на заявителя като му се предоставя едномесечен срок за становище.

В тримесечен срок от приключване на размяната на кореспонденцията между страните съставът разглежда опозицията, становищата на заявителя, съответно притежателя на международната регистрация- обект на опозицията, и на опонента, както и представените доказателства и постановява решение.

Когато съставът прецени, че опозицията е основателна, се постановява решение за пълен или частичен отказ на регистрация на марката – обект на опозиция. При частичен отказ производството по заявката продължава по реда на чл. 38е от ЗМГО по отношение на стоките и/или услугите, за които марката може да бъде регистрирана, като на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок. Когато таксите бъдат заплатени, в едномесечен срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Когато съставът прецени, че опозицията е неоснователна, се постановява решение за отхвърлянето й. Решението се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му.

Решенията на отдела по Опозиции на Патентното ведомство могат да бъдат обжалвани пред отдел „Спорове“ на Патентното ведомство в двумесечен срок от съобщаване на решението. Решенията на отдела по „Спорове“ на Патентното ведомство могат да бъдат обжалвани пред Административен съд – София град в двумесечен срок. Решенията на  Административен съд – София град могат да бъдат обжалвани пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок.

Поради изброените по-горе особености при изготвяне и подаване на опозиция срещу регистрацията  на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето и входирането на опозиция, както и при представителство в производството по опозиция чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства и при представителство в производството по опозиция в случай, че срещу подадена от Вас заявка е била подадена опозиция, както когато сте заявили за регистрация национална марка в Патентното ведомство на Република България, също така и марка на Европейския съюз в Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по подаване на опозиция срещу регистрация на марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.