Защо е препоръчително извършването на предварително проучване на търговска марка?

Вашата търговска марката е един актив и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Поради това, вие не трябва да създадете марка, която е сходна на друга марка. Накърнена репутация, загуба на доверие на потребителите, неправомерно облагодетелстване и загуба на пазарен дял са само част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка.

Затова извършването на предварително проучване на марка (или т.нар. проверка на марка или проверка на търговска марка) преди подаване на заявление за регистрация ще даде отговор на въпроса дали е налице нарушение на чуждо по-ранно право, или по-точно казано, дали се нарушават правата на лице, което е подало заявление за регистрация на идентична или сходна марка или има вече регистрирана идентична или сходна марка, а също така сходна или идентична марка, която не е регистрирана. Проучването ще отговори и на въпроса дали съответното ведомство, което регистрира търговски марки има право да откаже публикацията на заявката за регистрация на марката в официалния бюлетин. Поради това е препоръчително, още преди да сте подали заявлението за регистрация на търговска марка, да поискате извършването на предварително проучване на търговска марка, резултатите от което да бъдат подробно описани и анализирани в писмено становище.

Становището следва да съдържа отговор на въпроса дали марката попада в приложното поле на нормата, която урежда абсолютните основания за отказ. Тази проверка е изключително важна, защото тя се извършва от експертите в съответното регистриращо ведомство и само ако марката не попада в приложното поле на нормата уреждаща абсолютните основания за отказ, заявката ще премине успешно експертизата по същество. Абсолютните основания за отказ се съдържат в член 11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Съгласно член 11 от ЗМГО не се регистрира:

  • марка, която няма отличителен характер;
  • марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;
  • марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
  • знак, който се състои изключително от:
    а) формата, която произтича от естеството на самата стока;
    б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат;
    в) формата, която придава значителна стойност на стоката;
  • марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
  • марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
  • марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция;
  • марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес;
  • марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;
  • марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство;
  • марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или от негови производни;
  • марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.

    Важно е да се убедите, че не нарушавате чужди по-ранни права още преди да сте подали заявката за регистрация на търговска марка. Затова писменото становище следва да съдържа и подробен анализ на предварителното проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел да се избегне нарушението на по-ранни права. Извършването на такова проучване ще ви помогне в дългосрочен план да спестите много време и средства в бъдеще като се намали рискът от евентуално оспорване на регистрацията на база на идентифицираните потенциални пречки, които са описани в становището. Намалява се рискът и от подаване на опозиции.

Каква информация следва да съдържа едно пълно становище представляващо анализ на резултатите от предварителното проучване?

Становището задължително следва да съдържа отговор на въпроса дали:

  • марката не попада в приложното поле на член 11 от ЗМГО където са уредени абсолютните основания за отказ;
  • има по-ранни регистрирани или заявени идентични или сходни марки предназначени за идентични или сходни стоки и/или услуги;
  • има нерегистрирани идентични или сходни марки, които се използват в търговската дейност на Република България;
  • има по-ранни регистрирани идентични или сходни марки предназначени за стоки и/или услуги, които не са идентични или сходни;
  • има регистрирана фирма, която е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги;
  • марката е лесна за четене, писане, произнасяне и запомняне, а също така дали е подходяща за всички видове рекламни средства;
  • марката няма някакви нежелани странични значения на български език, на езиците на потенциалните експортни пазари, а също така и на най-популярните и разпространени езици в Европейската общност;
  • съществува по-ранно право на трето лице, като например право на име и портрет, авторско право, право на селекционер върху наименование на сорт или порода, право на индустриална собственост;
  • има сходни или идентични изтекли, отменени, заличени или прекратени марки.

Накрая становището следва да съдържа заключение, което представлява анализ на риска в зависимост от намерените резултати от проведеното предварително проучване.

Какво да правя ако при предварителното проучване бъде открита сходна на възнамеряваната за регистрация марка?

В случай, че не желаете да променяте марката е препоръчително да не подавате заявка за регистрация преди да сте осъществили контакт с представителите по индустриална собственост на притежателя на по-ранната марка или със самия притежател на по-ранната сходна марка. В този случай, при добра воля на двете страни, е възможно едновременното съществуване на две сходни марки като се сключи така нареченото и широко разпространено споразумение за съвместно съществуване на две марки на даден пазар (trademark coexistence agreement), в което подробно се уреждат условията, при които двете сходни марки могат да съществуват. Освен това следва да се провери колко време е минало от регистрацията на по-ранната марка. Добре е да се направи проучване, доколкото е възможно, дали марката се използва, а също така и липса респективно наличие на опозиционна история, тоест дали притежателят на по-ранната марка е подавал опозиции срещу регистрацията на идентични или сходни марки или не е подавал опозиции.

Съветвам ви да се обърнете към специалист за професионална консултация и извършване на предварителна проверка на марката, която желаете да заявите за регистрация като задължително изисквайте писмен анализ на резултатите описани в становище, което да съдържа информацията описана по-горе в тази статия. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при извършването на предварително проучване на марка чрез изготвянето на писмено становище, съдържащо информацията описана по-горе в тази статия.

За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, а също така и за извършване на подробно предварително проучване, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.